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管育鹰:专利授权确权程序优化问题探讨
2018年04月26日 18:07 来源:《知识产权》2017年第11期 作者:管育鹰 字号

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  【中文摘要】近些年来,随着我国专利申请和授权量的急增,专利授权确权纠纷也呈现数量增多、牵涉的技术和法律问题复杂化的趋势,如何优化授权确权程序、提高专利质量以服务于国家创新发展战略成为各界关注的问题。专利授权确权纠纷通常具有很强的技术性,争议的内容涉及申请人、权利人、审查员和各级法院等多个主体和机构对专利权保护客体、范围等专利法基本问题的理解和阐释,比如是否属于可申请保护的客体、是否具有新颖性创造性、技术方案是否充分公开、是否与现有技术方案构成等同替换,等等。而且,这类意在厘清事关相关专业技术领域前沿问题和专利法实施重要议题的行政司法程序,实践中很可能与相关民事侵权诉讼程序纠缠交叉在一起,使得此类案件更加复杂。如何定位专利行政部门主管的授权确权行为法律性质、统一裁判尺度、减少各个程序结果的冲突、提高专利质量,使专利制度真正充分发挥激励创新的作用,需要从技术、法律、产业政策等方面进行综合考量。专利授权确权程序的设计和完善,还涉及目前国家知识产权战略的推进和知识产权司法保护制度的改革。本文选择发明专利的授权确权程序作为考察对象,探讨在理论和实践中比较突出的若干疑难问题,以期引起各界对我国相关制度完善的进一步思考。

  【中文关键字】专利复审委员会;专利确权;专利授权

  【全文】

  一、专利复审委员会在授权确权程序中的作用

  (一)专利授权确权程序的设置及其目的

  专利权所保护的客体是发明创造[1]。作为发明人的智力创造成果,无论体现为应用于产业制造的新产品还是新方法,发明的本质都是一种新技术方案;国家对创新者提供专利权保护的对价,是其须将无形的技术方案尽量以清楚、完整的文字和附图描述出来,并予公开以便在产业上能够重复利用和实施,从而发挥发明的大社会效用。由于组成技术方案的技术特征本身是无形的思路、流程,专利申请人难以像占有动产或通过四至测量方式登记不动产那样来宣示权利的边界,使他人能够清晰认识并避免入界;因此,以文字和附图详细描述和公开发明技术方案是划分私权与公益界限,减少重复研发、判断侵权与否的必然要求。为此,建立专利制度的世界各国都无例外地明文规定,创新成果完成者需要依法向国家行政主管部门申请、以权利要求书等专利申请文件来准确描述和划定自己申请保护的权利范围,由国家行政主管部门组织专业技术人员进行审查、经审查符合法律规定条件的进行公告,才能获得相应的权利证书并获得法律保护。同时,为弥补审查可能存在的缺陷,各国还设立了驳回申请后的复审和颁发权利证书后的宣告无效复审制度,并对不服复审和无效决定的利害关系人给予司法救济。可见,如果将专利视为发明人与社会公众之间利益交换之契约,则专利行政管理机关是代表社会公众与申请人就发明创造签订契约的政府代理机构;专利申请的审查是作为契约一方的政府委托专业技术人员检测发明创造是否符合法律规定要件以便决定是否颁发专利权证书正式签约的必要程序。在这个意义上,为了避免审查可能存在的瑕疵、错误、遗漏而设立的专利授权确权程序,可视为审查程序的后续或补救纠正程序,各国专利制度无不包含了授权确权程序这一重要内容。

  我国的专利授权确权程序由国家知识产权局(以下简称SIPO)所属机构[专利复审委员会(以下简称“专利复审委”)]和法院(北京市相关法院)共同执行。我国专利授权确权行政诉讼包括不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定提起诉讼的授权争议诉讼和不服专利复审委员会维持专利权或宣告专利权无效的决定而提起的确权争议诉讼。在学术讨论和相关司法文件中这两类诉讼常被合在一起并称“专利授权确权行政诉讼”,因为它们都是因不服专利复审委员会作出的复审或无效决定而将其作为被告提起的行政诉讼,其本质都是关于确定专利权效力的诉讼,但如前所述,实践中已经惯用“授权”指复审程序、“确权”指无效程序,本文为便于理解也沿用“专利授权确权”这一表述来进行讨论。

  我国《行政诉讼法》未明确规定就专利复审和无效决定提起的诉讼是行政诉讼[2], 《专利法》也没有明确规定此类案件是行政诉讼[3],但其中的条款强调了须通知“对方当事人作为第三人参加诉讼”[4],这就意味着专利无效诉讼被视为行政诉讼,被告是专利复审委员会。事实上,由于专利、商标、集成电路布图设计、植物新品种等创新或经营成果须经行政机关审查或核准程序才能获得相应的知识产权权利证书,对行政机关的复审和无效审查决定提起的诉讼,在我国司法实践中一并被称为“授权确权类知识产权行政案件”[5]。尽管“授权”一词容易引人误解,觉得专利权是行政机关许可或授予的而不是确认的;但鉴于我国实践中长期使用,本文在强调专利审查和颁发证书是一种行政确认的前提下,仍沿用“授权”的用语。值得注意的是,《行政诉讼法》2015年修改之前14条曾明确规定发明专利确权行政案件由“中级人民法院”(高人民法院将其明确为“北京市有关中级人民法院”[6])一审管辖,但这一明确将专利确权行政案件纳入行政诉讼受案范围并指定级别管辖的规定,目前已被新《行政诉讼法》15条删除;同时,新《行政诉讼法》61条规定:“在涉及行政许可、登记、征收、征用和行政机关对民事争议所作的裁决的行政诉讼中,当事人申请一并解决相关民事争议的,人民法院可以一并审理。在行政诉讼中,人民法院认为行政案件的审理需以民事诉讼的裁判为依据的,可以裁定中止行政诉讼。”应该说,新《行政诉讼法》的这些修改为今后我国专利授权确权程序的完善留下了余地。

  (二)专利复审委员会在授权确权程序中的审查行为之性质

  1.专利申请驳回和无效复审不同于一般的行政行为

  行政行为是行政主体在行使行政职权、实施行政管理活动中作出的能够产生法律效果的行为。根据《行政诉讼法》2条,公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼;前款所称行政行为,包括法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为。在新《行政诉讼法》12条列举的应当由人民法院受理的公民、法人或者其他组织提起的诉讼中,并没有专利授权确权行政诉讼可以援引的类属[7]; 但我国受大陆法系影响,实践中将由国家专利行政机关组织进行的专利审查、复审等授权确权行为一并视为行政行为,相关诉讼属于《行政诉讼法》12条第2款规定的“除前款规定外,人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件”。

  行政行为涵盖了行政处罚、行政强制、行政许可、行政确认、行政监督检查等多种具体种类。对专利复审委员会在专利授权确权程序中的审查属于什么具体行政行为,行政法学界讨论并不多。本文认为,专利权的根基在于发明,权利人只有基于其发明创造才可能获得此专有性民事权利;专利行政机关的审查、申请被驳回后的复审行为起到的是对发明创造的内容进行界定、审核确认和公示的作用,专利“授权”并不是行政许可,而是类似行政确认。事实上,近两年来在我国政府梳理并公布国务院各部门的行政许可“权力清单”中,国家知识产权局(SIPO)的“行政许可”职权只有专利代理人资格认定、专利代理机构设立审批、向外申请专利保密审查三项;[8]其他主要职能,如专利申请的受理和审批、专利申请驳回复审、专利权无效宣告复审等都是非行政审批事项。其中,专利复审委在无效审查中的行为之性质则较为复杂:绝大多数情况下专利复审委是对请求人和专利权人对权利有效性的主张和理由进行判断并作出决定,这是典型的居间裁决;但在特定情形下,如请求人提出的主张和理由不足以支持判定专利权无效,但专利复审委在审查中发现了专利权存在应当被宣告无效的明显瑕疵时,专利复审委是消极地仅就请求人的主张和理由进行审查并终维持专利权有效,还是可以依职权引入新的主张和理由并作出宣告专利权无效的决定,则是一个值得探讨的问题,因为后一种情形下专利复审委的审查行为实际上不仅是行政裁决,还包括了对实质审查结果的主动纠正,是行政确认行为的继续。

  从实务上看,专利复审委员会在驳回复审和无效程序中的审查行为之性质有所不同。在驳回复审程序中,专利复审委员会是对专利局的行政确认结果进行复议,该程序像所有的行政程序一样有固定的相对人——专利申请人;这种情形下,专利复审委员会被视为专利局的上级行政机关,在后续的行政诉讼中将维持专利局决定的专利复审委员会作为被告在理论上问题不大[9]。但是,在我国目前的专利权宣告无效程序中,虽然理论上任何单位或者个人都可以提起,但实践中仅利害关系人——通常是与同一件专利的侵权诉讼相关的人才会提出请求,因此专利复审委员会是应请求人的无效宣告请求启动了一个独立的判定专利权有效与否的程序;复审委在此程序中直接依据请求人提出的主张、证据和专利权人一方的答辩意见、证据作出决定,这是典型的行政裁决行为[10]。由于专利无效审查程序中专利复审委员会的主要角色是居间对双方当事人(无效宣告请求人和专利权人)关于专利权效力之对抗性争议进行裁决,这一职能与司法机关的审判类似,将其视为“准司法”行为更符合其法律属性,这也是一直以来中国知识产权法学界的主流观点[11]。但是,如上所述,在我国目前专利申请量和授权量剧增的情况下,专利质量的提升更显重要;在无效复审中专利复审委尽管主要是居间裁决而不是继续审查专利局的专利审查事项,但如果发现专利权有明显瑕疵却因请求人未提出而视而不见,则可能不利于社会公众利益的维护。

  综上,专利申请驳回复审和无效复审不同于一般行政行为,其涉及争议的高度专业化和复杂性远非一般行政行为可比,将相关诉讼套用一般行政行为的规则适用行政诉讼法必然带来一些问题,本文后面将详细阐述。

  2.驳回和无效复审程序对提高专利质量的作用

  前文述及,各国的专利授权确权程序无不是为了避免审查可能存在的瑕疵、错误、遗漏而设立的;作为专利审查程序的后续纠正或补救程序,承担驳回和无效复审的人员理论上需要具备比初审和实质审查员更先进的专业技术知识和更深厚的法律素养。有研究指出,近年来,不少国家如法国、日本也在努力改革专利无效制度,加强专利审查机关在专利无效方面的作用,以提升专利质量、打击专利蟑螂。[12]

  以对专利有效性判定采取双轨制的美国为例,美国专利商标局(以下简称USPTO)设有“专利审查与上诉委员会”(Patent Trial and appeal Board,以下简称PTAB, 2012年9月16日由其前身“专利上诉与争议委员会”BPAI改制而来)。对是否批准专利申请和专利权是否有效的决定不服的,可向PTAB上诉,对PTAB之决定不服的,可以依据《美国专利法》第141条向联邦巡回上诉法院(以下简称CAFC)起诉,或者依第145条向哥伦比亚特区联邦地方法院[2011年《美国发明法案》(AIA)改为弗吉尼亚东区联邦地方法院]以USPTO局长为被告、在该局长指定的期间内(不少于60日)提起民事诉讼请求救济。长期以来,美国的实践证明走民事诉讼途径在审判效率、费用方面与行政程序及行政诉讼程序差别较大,但对无效程序中的当事人、特别是侵权诉讼中的被告来说,由于民事诉讼中能提出新证据,因此宁愿选择民事诉讼解决争议。[13]不过,专利诉讼耗时耗力备受权利人诟病。与此同时,美国专利申请数量的增加给USPTO的审查带来了严峻挑战,因其审查资源没有跟上而导致专利质量的下降,比如超过46%的专利权终被认定为无效;为解决专利质量降低导致的诉讼增多、费用昂贵和整个社会成本增加等问题,美国在2011年修法时详细设计了各类专利再审程序、增加授权后的复审程序等提高效率的内容。[14]这一修改使得美国PTAB接受的专利复审案件渐增。

  日本为提升专利审查质量也对《日本特许法》的相关程序做了修订,于2015年4月1日起实施新的专利异议制度。根据该法第113条,自专利授权公布起6个月内,任何人都可以提出异议;同时根据该法第123条第2款,专利无效的请求人从原先的“任何人”变为“仅限于利害关系人”。事实上,在2003年修改《日本特许法》时,曾将之前的专利异议申请制度合并到了专利无效制度中;但数据表明合并后专利无效审判的案件并没有明显增加,因此日本业界认为,在现有专利申请和专利无效审判制度下,存在大量瑕疵专利,为解决该问题,2015年《日本特许法》设置了新的专利异议申请制度。[15]相对于专利无效程序,日本修法设置的新的异议制度简便快捷便宜;对于日本特许厅(以下简称JPO)审判部的审查结果,如果是专利权被撤销的,专利权人可以向东京知识产权高等法院提出行政诉讼;如果维持专利权或异议申请被驳回的,异议申请人只能接受,没有复审、诉讼的权利。[16]

  近年来中国专利申请量剧增,稳居于世界第一,与此不相匹配的是专利的质量,如何提高专利质量成为各界十分关注的问题。目前中国《专利法》正在修改,从优化程序、提高专利质量角度出发,草案增加了专利复审委员会在授权确权两个程序中有依职权审查权限的规定[17]。如何理解分析这一修法思路,还需从专利复审委员会在我国当前科技和经济发展阶段的角色定位来考察。可以肯定的是,专利局和专利复审委员会是SIPO设立的作为专利审查、复审、无效等程序的直接实施者,对提升中国专利质量责无旁贷;特别是专利复审委员会,承担着准确理解专利法、依法严格筛选过滤不合格申请和淘汰不合格专利的重任。鉴于专利复审委员会在复审和无效程序中的地位角色不尽相同,其在复审和无效程序中其拥有的审查权限也应当有所不同;以立法形式明确规定其权限,有助于各方提高对复审结果的法律预期和后续司法审查中的合法性判定。

  (三)专利复审委员会在授权确权程序中的依职权审查问题

  1.驳回复审程序中的依职权审查问题

  专利驳回复审程序中,专利复审委为被驳回的申请人提供申诉机会,其履行的首先是行政复议职能,即为复议申请人提供救济;但行政复议兼具监督功能的属性,决定了行政复议不能局限于申请人的争议事由,而应为全面审查。允许专利复审委在必要时在全面审查中纠正之前审查的不当之处,这样可以节省行政和司法资源,且兼具对专利审查质量把关、防止和解决潜在争议的作用。在这个意义上,专利复审委对专利申请驳回复审也可以被视为专利局对专利申请审查的继续。本文同意SIPO对此问题的看法:“专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查,不承担对专利申请全面审查的义务;另一方面,为了提高专利授权的质量,避免不合理地延长审批程序,专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。”[18]将对专利申请驳回的复审视为专利审查的继续并允许依职权全面审查,以此进一步保障专利审查的质量,这在国外也有相关经验。

  根据《美国专利法》第6条,USPTO的PTAB的审理程序不像在中国一样被称为无效宣告程序,而是分不同情况称为单方再审程序、双方再审程序和授权后重审程序[19]。具体而言,美国的专利申请可以在审查员提出意见后多次修改,如果USPTO作出终驳回(Final Rejection)的,申请人可向相当于我国专利复审委员会的PTAB提出上诉。在《美国联邦规则》关于该委员会的职能规定中,对于专利申请驳回的再审查,PTAB是可以依据不同于USPTO驳回理由的新理由作出裁决的;当然,这一裁决须接受司法审查。[20]USPTO发布的《专利审查指南》(以下简称MPEP)对此作了更详细的解释并对之后的程序作出了规定,即,如果知晓有任何驳回决定中未提及的理由,PTAB可以就此说明、指出某项权利要求应当被驳回的新理由并据此作出自己的决定;但据此新理由作出的决定是非终局性的、应当接受司法审查,申请人在两个月内可以:(1)再次提起再审查,即依据被驳回的新理由作出适当修改或提交相关新证据,提请审查员再审查;(2)请求重新听审,即依据§41.52提出驳回申请的新理由存在误读或忽略之处,以及应当重新听审的所有其他理由。[21]

  在日本,JPO的审判部相当于我国专利复审委员会。对专利申请驳回的复审(拒绝查定审判),其审查的对象并非驳回是否正当,而是该申请应否授予专利权;因此,合议庭依《日本特许法》第159条的规定,可以自行对是否应授予专利进行审查,包括以与驳回理由不同的其他理由为依据作出决定是否授予申请的决定。同时,依据《日本特许法》第158条,实质审查时的程序于驳回复审亦有效力;可见,复审具有实质审查之继续的性质。从审判部这一职权看,其对驳回决定的复审与之前的实质性审查并无不同。[22]如发现新的拒绝事由时,审判部即将该拒绝理由通知申请人,并依《日本特许法》第159条第2款准用第50条的规定,给予申请人一定期间提出意见书的机会;若申请人提出意见书后审判部认为仍应拒绝申请的,则作出复审请求不成立的驳回决定。

  2.无效复审程序中的依职权审查问题

  专利复审委员会在专利权无效宣告程序中,对于专利权人和无效宣告请求人关于权利有效性的争议,在综合考虑双方提交的意见和证据的基础上作出裁决。这种行政裁决行为具有一定的准司法属性,不过也不完全等同于法院解决民事争议的审判活动。实际上,各国因专利无效审查及其后续的审判活动具有高度的技术性、专业性、前沿性、复杂性,无不是通过设立复杂的授权后的再审查程序和专门化的司法审判模式来解决争议,实现对相关当事人和公共利益的均衡保护。那么,在无效程序中,其他国家的复审机构是否像在驳回复审中一样可以依职权以新理由宣告专利权无效呢?

  根据《美国联邦规则》,在有双方当事人参与的“授权后再审查”程序中,如果审查员没有采纳请求人的意见驳回专利,PTAB也可以依据新的驳回理由作出裁决;当然,这一裁决也须接受司法审查。[23] MPEP对此作了更详细的解释并对之后的程序作出了规定,即如果审查员没有支持请求人驳回专利的请求,PTAB可以以新的理由作出驳回决定并就此作出说明;同样,据此新理由作出的决定是非终局性的,应当接受司法审查,专利权人在一个月内可以:(1)再次提起再审查,即依据被驳回的新理由做出适当修改或提交相关新证据,提请审查员再审查;(2)请求重新听审,即依据§41.79提出驳回申请的新理由存在误读或忽略之处,以及应当重新听审的所有其他理由。因为涉及请求人和专利权人,MPEP对此后的程序规定更加复杂,[24]此处不再详述。

  日本JPO审判部在无效程序(无效审判)中的审理之方式原则上以口头审理为原则,也可依申请或依职权进行书面审理(《日本特许法》第145条第1、2款)。根据《日本特许法》,虽然审判部可以依职权审理,但对于不属于请求人请求审判的目标范围内的事项一般不得加以审理;如果要依职权审理当事人请求范围之外的事项,则应给予当事人就此陈述意见的机会,依职权调查证据之情形亦同。[25]

  3.我国专利复审委员会依职权审查的必要和限度

  在我国,专利复审委对驳回复审可以依职权以新的理由进行审查并作出决定,这在审查实践中是存在的。《专利审查指南》(以下简称《指南》)第四部分“复审与无效请求的审查”,在第一章总则之2.4项即确立了专利复审委员会的依职权审查原则,即专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查,而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。对复审程序,《指南》指出“复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序,同时也是专利审批程序的延续。因此,一方面,专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查,不承担对专利申请全面审查的义务;另一方面,为了提高专利授权的质量,避免不合理地延长审批程序,专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。”[26]而在无效程序中,《指南》虽然明确一般仅针对当事人提出的范围、理由、证据进行审查,不承担全面审查义务,但也规定了一些可以依职权审查的情形,并指出在此情形下,复审委可以向双方当事人发出无效宣告请求审查通知书。[27]

  如前述,专利复审委员会在专利驳回复审和无效程序中依职权审查在实践中是存在的;从依法行政的角度看,在法律或法规中明确这一权限也是有必要的。对专利行政部门驳回申请决定未提及、但明显有授权缺陷的理由,专利复审委主动援引并据此审理作出维持驳回的决定,可以有效避免该理由被专利局重新审查时采用而引发的新一轮复审。如果因某种原因专利局在驳回申请的决定中未提及某一明显不符合专利法要求的理由,而要求专利复审委对此视而不见,并不利于节省专利授权确权程序的成本,更不利于保障专利的质量。

  同时,虽然原则上说专利复审委员会在无效程序中并不承担全面审查专利有效性的义务,即通常仅针对当事人的请求范围、理由、证据进行审查;但在某些情形下,争议的解决除涉及专利权人和请求人双方外还可能涉及公众利益,专利复审委进行这种行政司法行为不可能完全遵循法院在民事诉讼中的不告不理原则;对无效请求任何一方未提交的证据和未涉及的理由,如果十分明显地证明专利权有瑕疵,专利复审委依职权审理并据以宣布专利权无效,有利于提高专利质量、发挥专利制度保护真正创新成果的效用。还需要指出的是,在我国,专利无效宣告程序可以由任何人启动,因此也兼具纠正不当授权的专利、维护公众和利害关系人的利益的作用,专利复审委承接“主动纠错”这一职能,可以从《专利法》2000年修改时将撤销程序与无效程序整合的考虑中得到印证[28]。从中国目前专利申请和授权量剧增的实际看,通过立法明确专利无效宣告程序中专利复审委一定的依职权审查权限对提高授权阶段的专利审查质量也是有益的。毕竟,《指南》属于SIPO内部操作规范,比《美国联邦规则》和《日本特许法》立法位阶低,容易使专利复审委的依职权审查行为受到没有法律依据的指责。

  当然,无论在专利复审还是无效程序中,专利复审委依职权审查的权限应当有一定的范围,对自己援引的理由或证据进行举证,并给予申请人、当事人充分的应对时间;同时,这些行为还应当接受司法审查,以免专利复审委的自由裁量权过大、损害当事人(主要是专利权人)的程序权利。特别是在无效程序中专利复审委主要是居间裁决,除了《专利审查指南》中所指的几种具体情形[29](涉及我国《专利法》第2、第5、第25条,都是属于明显不符合受保护客体要求、与公共利益相关的条文),专利复审委不应主动审查当事人没有提出的理由。如果专利法的修改明确专利复审委员会在驳回和无效复审中依职权审查的权限,须同时强调该权限必须在规定范围内依法行使,且有必要在配套法规中明确具体的适用情形和应当遵守的程序性规则。当然,在驳回复审和无效宣告程序中专利复审委的权限如何在具体个案中准确界定,即如何判定专利复审委具体裁决行为的合法性合理性,的确是后续司法审查中法院要面对的难题。

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